Introduction
Pour diverses raisons, les enregistrements de marques de commerce appartiennent souvent à un membre d’une organisation et sont employés par un autre membre. Dans de telles circonstances, on tient parfois pour acquis que les marques de commerce peuvent être partagées parmi les filiales et les membres du même groupe sans qu’il n’y ait d’entente formelle à cet égard.
Cet emploi informel des marques de commerce par les organisations peut menacer la validité et le caractère exécutoire des marques de commerce partagées. En premier lieu, les membres du groupe locaux peuvent se voir dans l’impossibilité de faire respecter les marques de commerce qu’ils utilisent. En second lieu, comme l’a souligné récemment une affaire tranchée devant la Cour d’appel fédérale, la validité des marques de commerce de l’organisation peut être mise en danger.
L’affaire Spirits International1
Spirits International B.V. (Spirits B.V.) détenait un enregistrement de marque de commerce pour MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA & Design. Un tiers a présenté une demande en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce visant à annuler l’enregistrement en raison de son non-usage. L’article 45 est une disposition de type « on s’en sert ou on le perd », qui exige que le titulaire de l’enregistrement, lorsqu’il reçoit une demande, fournisse une preuve démontrant qu’il a employé la marque de commerce au cours des trois années précédant la demande. S’il est incapable de faire la preuve d’un tel emploi, la marque de commerce sera radiée.
La principale difficulté pour les grandes sociétés est de démontrer que l’« emploi » d’une marque de commerce par l’utilisateur de la marque de commerce (p. ex. une filiale) équivaut à l’emploi de la marque de commerce par le membre du groupe (p. ex. la société mère). L’article 50 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que l’emploi par une entité s’accumule au profit du propriétaire de la marque de commerce seulement si ce dernier « contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises » associées à la marque de commerce.
Dans cette affaire, la réponse de Spirits B.V. à l’avis en vertu de l’article 45 ne faisait mention que d’une entité comprenant Spirits B.V. elle-même ainsi qu’un certain nombre d’autres entités. L’agent d’audition a statué que bien que la réponse de Spirits B.V. à l’avis en vertu de l’article 45 ait suggéré que la marque de commerce était employée au Canada, il n’était pas clair s’il s’agissait de l’emploi par Spirits B.V. elle-même, ou si cet emploi faisait l’objet d’un contrôle suffisant exercé par Spirits B.V. pour équivaloir à un emploi par cette dernière.
Sur le fondement de cette ambiguïté, le registraire a décidé que la preuve de l’emploi était insuffisante pour maintenir l’enregistrement de la marque de commerce de Spirits B.V.
Spirits B.V. a interjeté appel et a déposé des preuves additionnelles devant la Cour fédérale. Elle alléguait que la marque était réellement employée au Canada par S.P.I. Spirits (Cyprus) qui appartenait, tout comme Spirits B.V., au Groupe S.P.I. SA. Toutefois, la Cour fédérale (2011 CF 805) a estimé que la preuve ne comblait pas de manière suffisante les lacunes de la preuve présentée au registraire et, plus particulièrement, ne constituait pas une preuve de contrôle suffisante pour accorder à Spirits B.V. le bénéfice de l’emploi par les sociétés apparentées.
Spirits B.V. a porté la décision en appel devant la Cour d’appel fédérale. Dans sa décision (2012 CAF 131), la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il y avait une preuve suffisante selon laquelle Spirits B.V. contrôlait les caractéristiques et la qualité des marchandises vendues par S.P.I. Spirits (Cyprus) au Canada. Par conséquent, la Cour a accueilli l’appel et l’enregistrement de la marque de commerce de Spirits B.V. a été maintenu.
Conclusion
Même si, en définitive, Spirits B.V. a maintenu son enregistrement sans disposer d’un arrangement d’utilisation de licence écrit, elle a été forcée de porter l’affaire jusqu’en Cour d’appel fédérale.
Pour éviter d’être partie à des litiges qui risqueraient d’être longs, une société ayant des filiales ou des membres appartenant au même groupe qu’elle devrait s’assurer de mettre en place des licences écrites pour les marques de commerce qu’elle détient et qui sont employées par ces entités. En outre, ces licences devraient être revues afin de faire en sorte qu’elles comportent des dispositions en matière de contrôle suffisantes pour respecter le critère de contrôle prévu à l’article 50 de la Loi sur les marques de commerce (et ce contrôle devrait être réellement exercé). Autrement, comme il s’en est fallu de peu pour Spirits B.V., les droits portant sur les marques de commerce pourraient être entièrement perdus.
Notes
1 Spirits International B.V. v BCF S.E.N.C.R.L. 2012 FCA 131.
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