Il est incontestable que les marques de commerce, les marques et les autres signes commerciaux et droits de propriété intellectuelle (droits de PI) peuvent constituer un des actifs les plus précieux d’une entreprise. Cela ne signifie pas pour autant que les marques de commerce et les autres droits de PI peuvent être traités de la même façon qu’un autre actif dans le contexte d’une acquisition. Les dangers liés au fait de ne pas tenir dûment et précisément compte des marques de commerce, de l’écart d’acquisition et des autres immobilisations incorporelles au moment de l’acquisition d’une entreprise et les conséquences qui pourraient en découler ont été illustrés dans la récente décision de la Cour fédérale du Canada qui a été rendue dans l’affaire Mirage¹.

Faits et conclusions dans l’affaire Mirage

Dans l’affaire Mirage, la demanderesse exploitait une franchise appelée « The Symposium Café ». À son point culminant, la franchise comprenait cinq restaurants avant de faire face à des difficultés financières. Dans le cadre d’un règlement de dettes, la demanderesse a vendu deux des restaurants à un créancier, qui les a ensuite vendus tels quels aux défenderesses.

Les nouveaux propriétaires ont refusé de se joindre au système de franchisage Symposium et ont exploité les restaurants sous l’appellation de Café Mirage tout en conservant l’apparence, la présentation, les marques de commerce et les menus du Symposium Café.

La demanderesse, qui était le franchiseur initial, a intenté une action contre les défenderesses en violation de marques de commerce, de droits d’auteur et de droits de PI connexes liés à la franchise.

Bien que ce fait ne fut pas explicitement mentionné dans les conventions d’achat et de vente, les défenderesses ont fait valoir qu’en acquérant les activités des deux restaurants, elles acquéraient également le droit d’employer les marques de commerce et les autres droits de PI liés à celles-ci.

En ce qui concerne les marques de commerce, la Cour a déterminé que les actifs de l’entreprise ne comprenaient pas le droit d’employer les marques de commerce liées aux actifs qui étaient en dehors du système de franchisage.

La demanderesse a aussi fait valoir que les nouveaux menus des défenderesses, lesquels étaient établis d’après ceux qui avaient été acquis auprès de la demanderesse dans le cadre de l’opération, violaient les droits d’auteur de la demanderesse. La Cour a conclu que même si le transfert d’actifs comportait une licence implicite d’emploi des menus des restaurants faisant l’objet de la vente d’actifs, [traduction] « les droits d’auteur [n’étaient] pas transférés avec des biens matériels comme des menus ». Par conséquent, même si les actifs avaient été vendus, les défenderesses n’avaient aucunement le droit de produire un nouveau menu qui reproduisait essentiellement celui de la demanderesse.

La Cour a donc prononcé une injonction empêchant les défenderesses d’employer plusieurs des marques de commerce qui faisaient partie de leur entreprise. La Cour a également accordé des dommages-intérêts pour violation des droits d’auteur de la demanderesse.

Points à considérer dans le cadre d’une acquisition

Comme le démontre l’affaire Mirage, il est essentiel de prendre les précautions voulues en ce qui concerne les droits de PI afin de déterminer avec précision quels droits appartiennent au vendeur, quels droits sont inclus dans la vente et quels droits sont exigés pour tirer pleinement parti des actifs acquis.

Une fois les droits de PI bien compris dans leur ensemble, les parties à une opération doivent s’assurer que ces droits sont expressément abordés dans la convention applicable. Dans l’affaire Mirage, si les questions relatives aux droits de PI avaient été abordées dès le départ, les parties ne se seraient sans doute pas retrouvées à intenter de litige devant les tribunaux.

Points à considérer dans le cadre d’une convention de licence

Il incombe tant à l’acheteur qu’au vendeur d’examiner attentivement les incidences d’une opération comportant des droits de PI. Le vendeur et le propriétaire de la marque de commerce devraient surtout prendre en considération la valeur de la marque de commerce et toute licence s’y rapportant, le cas échéant.

Caractère distinctif d’une marque de commerce et risques inhérents à son non-emploi dans le cadre de l’octroi d’une licence

Une marque de commerce est, par définition, un mot ou un dessin qui permet de distinguer les marchandises ou les services d’un commerçant de ceux d’un autre. Dans le cadre de l’octroi d’une licence, lorsqu’une marque de commerce est employée en liaison avec les marchandises et/ou les services du concédant ainsi que d’un ou de plusieurs licenciés, les emplois simultanés, s’ils ne sont pas adéquatement surveillés et contrôlés, peuvent amoindrir la capacité pour la marque de commerce de distinguer les marchandises ou les services du véritable propriétaire de la marque (c. à-d. le concédant), ce qui pourrait compromettre la capacité du propriétaire de la marque de faire valoir ses droits.

L’exposition possible à une contestation pour non-emploi de la marque est un autre point à considérer dans le cadre de l’octroi d’une licence. La Loi sur les marques de commerce (Canada) permet à un tiers de contester l’enregistrement d’une marque qui n’est pas employée. Face à une telle contestation, le propriétaire inscrit doit fournir une preuve qu’il a employé la marque de commerce au cours des trois dernières années précédentes. Si la marque n’est employée que par les licenciés, son emploi par ceux-ci ne profitera au propriétaire inscrit (c.-à-d. le concédant) que si ce dernier maintient le contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou des services auxquels la marque de commerce s’applique. L’omission de démontrer qu’une marque de commerce a été employée peut entraîner sa radiation du registre.

Pour s’assurer de préserver les droits d’un concédant sur une marque de commerce, il y a lieu d’inclure certaines dispositions dans la convention d’octroi d’une licence d’emploi de cette marque. Tout d’abord, le concédant devrait être en mesure d’inspecter les marchandises auxquelles la marque de commerce s’appliquera et d’en contrôler les caractéristiques et la qualité. En outre, le licencié devrait être tenu d’indiquer sur ses marchandises ou dans ses annonces que la marque de commerce est employée sous licence obtenue du concédant. Le propriétaire inscrit (c. à d. le concédant) devrait aussi limiter la mesure dans laquelle les licenciés peuvent s’écarter de la marque de commerce telle qu’elle est enregistrée. D’autres considérations pourraient s’appliquer selon les circonstances propres au cas particulier.

Conclusion

Les parties à des opérations commerciales devraient tenir compte des droits et de la valeur des droits de PI liés à ces opérations et y porter attention. Du point de vue de l’acheteur, le fait de ne pas traiter correctement les questions relatives aux immobilisations incorporelles pourrait entraîner des incertitudes et des litiges coûteux, comme ce fut le cas dans l’affaire Mirage. Du point de vue du vendeur ou du concédant, l’omission d’inclure certaines dispositions dans une convention pourrait sérieusement compromettre les droits existants de même qu’entraîner des litiges coûteux.

L’évaluation de l’ensemble des droits de PI liés à une opération et l’inclusion des modalités nécessaires dans une convention constituent un meilleur moyen d’assurer la prévisibilité de la convention et de maintenir la confiance de l’acheteur.  

Notes

¹ 1429539 Ontario Limited v Café Mirage Inc., 2011 CF 1290.

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